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PINT Avocats Newsletter Avril 2021 : La contrefaçon de brevet par équivalence

 

Newsletter PINT Avocats 

La contrefaçon de brevet par équivalence, une protection étendue de votre invention

 

Nous sommes ravies de vous présenter la dernière newsletter de PINT Avocats, portant sur le droit des brevets !

C’est l’occasion pour la PINT Team de vous faire part avec plaisir d’une décision judiciaire très favorable que nous avons obtenue en matière de contrefaçon de brevet, que nous vous présentons ci-après.

Mais aussi… le 26 avril 2021, c’est la journée MONDIALE de la Propriété Intellectuelle.

Pour cet évènement, la PINT Team vous a concocté un webinar sur « La protection des inventions brevetables ».

Inscrivez-vous à l’Atelier de PINT qui se tiendra en visioconférence le 26 avril 2021 de 9h30 à 10h30 !

Inscription par email, à l’adresse contact@pint-avocats.fr, au plus tard le 23 avril.

 

  • La contrefaçon, c’est quoi ?

La contrefaçon vient sanctionner les atteintes à un droit de propriété intellectuelle, par exemple, le fait de copier totalement ou partiellement une invention, une œuvre, une marque, un design… de l’utiliser ou le détenir sans autorisation.

La contrefaçon peut revêtir différentes formes.

  • Par exemple, en droit d’auteur, la contrefaçon peut notamment consister dans la traduction ou l’adaptation d’une œuvre.

Ainsi, l’artiste Jeff Koons a été condamné récemment par la Cour d’appel de Paris en contrefaçon pour sa sculpture Fait d’hiver, inspirée d'une publicité pour la marque de vêtements Naf-Naf. A gauche la sculpture, à droite la publicité :

 

Source : Cour d’appel de Paris, 23 février 2021, n°19/09059

 

  • En matière de dessins et modèles, la contrefaçon résultera par exemple de la copie ou de l’inspiration, si celle-ci est trop flagrante et qu’elle crée un risque de confusion dans l’esprit du public.

L’EUIPO (l’office européen de la propriété intellectuelle), a ainsi annulé l’enregistrement d’un dessin et modèle chinois reproduisant le modèle de la tête de Barbie, antérieurement enregistré par la société Mattel :

                                              

Source : décision du 10 juillet 2019, N° ICD 10 832

 

  • En droit des marques, la contrefaçon consiste dans la reproduction ou l’imitation d’un signe enregistré d’un point de vue visuel (même graphisme), phonétique (même prononciation alors que l’orthographe pourrait être différente) ou encore conceptuel (même idée évoquée).

La copie ou imitation sera sanctionnée pour des produits et services identiques ou similaires (même marché). Ainsi, des marques rigoureusement identiques peuvent coexister parce qu’elles n’engendrent aucun risque de confusion dans l’esprit du public (ex : Mazda pour des piles / Mazda pour une voiture ; Mont Blanc pour des stylos et de la papeterie de luxe / Mont Blanc pour des crèmes dessert ; Orange pour des produits d’entretien ménager / Orange pour de la téléphonie, etc.). C’est le principe de spécialité.

S’agissant de la contrefaçon de marque, le Tribunal judiciaire de Paris a par exemple jugé qu’étaient contrefaisants des écussons reproduisant le tracé, la forme et le volume de la marque figurative emblématique des Rolling Stones « Lips and tongue », importés par une autre société :

 

  

 

Source : Tribunal judiciaire de Paris, 25 janvier 2021 n°19/08859.

 

  • Et pour les brevets ?

Nous allons ici nous intéresser plus précisément à la contrefaçon en droit des brevets.

L’article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que constitue une contrefaçon « toute atteinte aux droits du propriétaire du brevet », droits qui sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6.

Un brevet peut aussi bien couvrir un produit (la protection s’applique au produit final) qu’un procédé (une manière de parvenir à un résultat, par exemple pour synthétiser une molécule, ou pour fabriquer un circuit imprimé), les atteintes possibles sont ainsi nombreuses et variées.

 

  • Quels actes peuvent être qualifiés de contrefaçon de brevet ?
  • La fabrication d’un produit ou l’emploi d’un procédé pour la fabrication d’un produit.

Attention, dans le cas d’un sous-traitant fabricant sur la base d’un cahier des charges fourni par le client, cette fabrication peut être constitutive d’une contrefaçon ! Le sous-traitant a donc intérêt à s’assurer de bénéficier d’une garantie du commanditaire qui l’exonère en cas de litige.

  • La commercialisation d’un produit breveté ou ayant été fabriqué selon un procédé breveté.

Attention, lors de la commercialisation de produits brevetés, il faut s’assurer d’avoir l’autorisation du titulaire du brevet !

  • L’importation, exportation et même la détention d’un produit breveté ou ayant été fabriqué selon un procédé breveté.

Attention, de tels produits peuvent être protégés dans certains pays et pas dans d’autres ! Un produit non protégé dans son pays d’origine mais introduit dans un pays où il est protégé pourra être jugé contrefaisant.

 

  • Quelles mesures pourront être prononcées par le juge ?

Sans prétendre à l’exhaustivité, il est possible de distinguer deux grands types de mesures :

  • Les mesures d’investigation et mesures conservatoires :

Le temps judiciaire n’est pas le temps de la vraie vie et les procédures en contrefaçon sont souvent longues (compter 4 ans pour une décision définitive en moyenne).

Aussi, il peut être intéressant d’obtenir des mesures rapides par le juge en attendant l’issue de la procédure.

  • Les mesures d’investigation tendent à s’assurer de la réalité et du volume des actes de contrefaçon. Il s’agira, par exemple, d’une saisie-contrefaçon, dans le cadre de laquelle un huissier pourra se rendre dans une usine, un siège social, un magasin … pour constater la présence de produits ou la mise en œuvre d’un procédé contrefaisant.
  • Les mesures conservatoires ont pour but de prendre des mesures pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser une atteinte sérieuse. Elles sont par nature provisoires et seront prononcées dans l’attente d’une décision définitive.

Il peut s’agir d’interdire la poursuite des actes, de saisir les produits litigieux, ou encore des biens ou des comptes afin de garantir l’indemnisation qui pourrait être ordonnée.

  • Les mesures d’interdiction et mesures de réparation :

Ces mesures sont applicables à l’issue du litige, c’est-à-dire soit après une décision de première instance devenue définitive ou dont l’exécution provisoire est ordonnée, soit à l’issue d’un éventuel appel.

Elles interviennent si la décision reconnaît que les actes/produits litigieux étaient bien contrefaisants. Selon les situations, ces mesures peuvent être très variées.

  • En particulier, l’interdiction de poursuivre la contrefaçon sera souvent prononcée, le cas échéant assortie d’une astreinte (sanction financière) en cas de non-respect.
  • De plus, les produits litigieux peuvent être notamment rappelés des circuits commerciaux, ou détruits à la charge du contrefacteur.
  • Par ailleurs, la victime des actes contrefaisants aura souvent droit à une indemnisation visant à réparer le préjudice qu’elle a subi en raison de la contrefaçon.

Cette indemnisation peut ainsi entre autres réparer le gain manqué du fait de la contrefaçon, la perte subie, ou encore le préjudice d’image auprès des clients et des tiers.

  • Focus : la contrefaçon de brevet par équivalence

En principe, la contrefaçon s’apprécie au travers de la reproduction, dans le produit ou procédé contrefaisant, des « revendications » du brevet (c’est-à-dire du texte du brevet qui délimite la portée du monopole).

Face à la complexité technique des inventions et à la créativité déployée par les contrefacteurs en matière de brevets pour les « contourner », la jurisprudence a permis d’étendre la protection conférée par le brevet au-delà de la stricte limite de ses revendications, par le biais de la théorie des équivalents.

L’objectif est de sanctionner un contrefacteur qui apporterait des modifications mineures à l'invention protégée pour échapper à la qualification de contrefaçon.

Cela empêche ainsi les industriels de s'inspirer de l'enseignement d'un brevet et de le mettre en œuvre de manière légèrement différente, tout en réalisant les mêmes fonctions, en vue d’un résultat similaire.

La mise en œuvre de la « doctrine des équivalents » nécessite que trois conditions cumulatives soient remplies :

  • Le moyen mis en œuvre par le contrefacteur doit être différent de celui protégé par la revendication. Par exemple, s’il s’agit d’un brevet de procédé, il sera nécessaire de démontrer que le contrefacteur a employé une autre technique.
  • Les moyens mis en œuvre doivent remplir la même fonction, c’est-à-dire avoir le même rôle dans le cadre du résultat attendu.
  • Enfin les résultats doivent être semblables, la contrefaçon par équivalence consistant à utiliser un autre moyen pour tendre au même résulta

 

La décision obtenue par PINT Avocats

Les décisions en matière de contrefaçon par équivalence sont rares, et plus encore celles reconnaissant le caractère contrefaisant du produit ou procédé contesté.

Dans un dossier récent défendu par PINT Avocats, notre client a pu obtenir une décision très favorable du Tribunal judiciaire de Paris en se basant sur cette théorie, la contrefaçon par équivalence ayant été reconnue par les juges.

Cette décision de première instance (qui n’est pas encore définitive, puisque le délai d’appel court encore) reconnaît que les produits litigieux constituaient une contrefaçon des revendications du brevet.

Celui-ci portait sur un procédé de fabrication dans le domaine du BTP.

La décision a été rendue à l’encontre de quatre contrefacteurs, lesquels collaboraient afin de contrefaire le brevet, chacun intervenant à un stade différent de la fabrication et commercialisation du produit, et qui avaient utilisé un matériau différent de celui mentionné dans le brevet pour aboutir au même résultat.

Une somme totale de 100.000 euros a été allouée en réparation des préjudices subis, en plus de l’obligation extrêmement lourde et coercitive de retirer les produits litigieux de tous les circuits commerciaux de distribution sous astreinte (c’est-à-dire d’une somme à payer par jour de retard en cas d’inexécution).

 

  • Quelles conséquences ?

Même si un contrefacteur n’utilise pas les mêmes moyens ou les mêmes fonctions, s’il parvient à un résultat de même nature que celui protégé par un brevet, il peut être intéressant pour le propriétaire du brevet d’étudier l’opportunité d’un recours contre son concurrent afin de faire cesser la contrefaçon et obtenir réparation, en utilisant à son avantage la théorie de l’équivalence.

Nous sommes à votre disposition pour en discuter.